Transferência de Tecnologia

Após a concessão do direito de propriedade intelectual, esse instrumento oferece ao detentor do direito a possibilidade de inserir seu produto/serviço no mercado, aumentando seu poder de negociação.  Outros aspectos devem ser observados para uma efetiva inserção no mercado:

Gestão de Informação Tecnológica;

Proteção contra a concorrência desleal;

Formas de contrato para a transferência de tecnologia.

As empresas que possuem ativos intangíveis exploram esses diferenciais quando perseguem os resultados econômicos por meio da atuação direta no mercado. A exploração dos ativos intangíveis também pode ocorrer de forma indireta, por meio da celebração de contrato de licenciamento ou cessão (venda) de direitos de propriedade intelectual ou por contratos de transferência de tecnologia. 

No mercado de ativos intangíveis (elementos imateriais importantes para competitividade e para sucesso no mercado), os detentores de direitos de propriedade autorizam a exploração econômica desses direitos mediante o pagamento de royalties, conforme condições estabelecidas no contrato de licenciamento. Os titulares dos direitos de propriedade industrial também podem ceder esses direitos aos interessados nos termos previstos nos acordos de cessão.

Nos contratos de licenciamento são estabelecidas as condições de exploração ou uso desses direitos – o que é necessário quando a exploração econômica é realizada por alguém que não é proprietário das patentes, marcas e desenhos industriais. Nos contratos de cessão são estabelecidas as condições do negócio para a mudança de titularidade ou de propriedade dos direitos.

Em outras palavras, o licenciamento pode ser entendido como um aluguel, cujas condições são estabelecidas no contrato, como o valor a ser pago pelo licenciado, o que é chamado, no caso dos direitos de propriedade industrial, royalties. Na cessão ocorre uma mudança de dono, a partir dos termos definidos no contrato. A característica específica dos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial é que estamos tratando de ativos intangíveis, constituídos na forma de direitos de propriedade industrial, como uma patente, por exemplo.

Os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial são basicamente acordos de compra e venda, para o caso de cessão, ou de autorização para exploração e uso, para o caso dos contratos de licenciamento de direitos. Tanto para o licenciamento quanto para cessão é necessário especificar com clareza os direitos de propriedade industrial que são objeto de transação econômica, como, por exemplo, o número de registro da marca. É imprescindível definir-se no contrato a data a partir da qual o acordo é válido, seu prazo, além do valor do negócio.

No caso específico dos contratos de licenciamento, é preciso que haja uma definição do prazo de exploração do direito pelo licenciado, como, por exemplo, um contrato de licença de uso de marca com prazo de 10 anos. A definição dos prazos para o licenciamento deve observar os limites de vigência dos direitos que são objeto do licenciamento, que no caso, por exemplo, das patentes de invenção, é de 20 anos, a contar do depósito.

Outra característica do contrato de licenciamento é a definição da extensão dos direitos de uso que estão sendo concedidos na relação entre as partes. A extensão de direito envolve a exclusividade de uso do direito, a possibilidade de sublicenciar o direito; condições gerais para produção e comercialização; produtos e mercados a serem explorados; entre outros elementos que compõem o modelo de negócio acordado entre as partes.

Contratos de transferência de tecnologia envolvem ativos intangíveis, não amparados por direitos de propriedade industrial formalmente constituídos, como é o caso das tecnologias que não cumpriram os requisitos necessários à obtenção de patentes, conforme definido na Lei de Propriedade Industrial.  Existem muitas tecnologias que não atendem, por exemplo, ao requisito de novidade em relação ao estado da técnica, mas que podem ser muito relevantes para a competitividade das empresas. Há também a oferta de soluções técnicas específicas de problemas de produção e os serviços de capacitação, fundamentais para formação de competências das empresas.

Em linhas gerais, os contratos de transferência de tecnologia são organizados em duas categorias ou modalidades contratuais: contratos de fornecimento de tecnologia e contratos de serviços de assistência técnica. Os contratos de fornecimento tratam de negócios envolvendo tecnologias não amparadas por direito de propriedade industrial, chamadas “know how”. Nos acordos de serviços de assistência técnica, por sua vez, ocorre a contratação de competências para a busca de soluções técnicas específicas, bem como capacitação e treinamento, que é realizado por pessoal especializado.

Nos contratos de transferência de tecnologia precisam ser especificados, com clareza, o objeto do acordo, os produtos associados à tecnologia em referência, os prazos e as condições de uso desses conhecimentos. Vale destacar que é prática comum a celebração de contratos combinados ou mistos, envolvendo o licenciamento de diferentes direitos de propriedade industrial e o fornecimento de tecnologia não amparada por direitos concedidos.

Contratos de franquia empresarial são relacionados a negócios que envolvem direitos de propriedade intelectual e prestação de serviços com características particulares, que em muitos países são regulados por legislações específicas, como no Brasil (Lei no 8.955/94). No caso, os contratos de franquia estabelecem os termos da relação entre franqueados e franqueadores, geralmente baseados em princípios de cooperação e coordenação, compartilhamento de custos, além do compromisso com modelos e padrões que configuram a identidade necessária à organização de uma rede.

Os franqueados são aqueles que aderem a um sistema de franquias e são responsáveis pelas operações e exploração do negócio em território previamente definido. Os franqueadores são os detentores dos ativos de propriedade intelectual - como marcas, patentes e desenhos industriais - que são empregados pelos franqueados para exploração do negócio. Os franqueadores também são responsáveis pelo fornecimento de tecnologia e prestação dos serviços de apoio necessários ao sucesso dos negócios.

Além dos franqueadores e franqueados, o sistema também pode ser constituído por máster franqueados, franqueados especiais, que possuem o direito - estabelecido em contratado - de promover e explorar a expansão do sistema de franquias em uma determinada região. As franquias estão presentes em muitos segmentos no Brasil: comércio, restaurantes, serviços, entre outros.

Contratos de cooperação tecnológica

Os contratos de cooperação tecnológica envolvem o compartilhamento de recursos e custos relacionados ao esforço para formação de competências e para o domínio de tecnologias necessárias para a melhoria ou para a criação de novos produtos e processos produtivos. Em geral, esses acordos são formalizados com base em projetos de P&D, que contam com a participação de Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT´s), que possuem infraestrutura e competências especializadas.

Os contratos de cooperação estipulam as responsabilidades em relação ao aporte de recursos necessários para o desenvolvimento das atividades e, também, aos direitos sobre os resultados dos projetos. Os resultados perseguidos por esses projetos, por sua vez, constituem-se no objeto principal dos acordos, que se caracterizam como empreendimentos de risco, em razão da incerteza em relação à consecução dos objetivos estabelecidos.

Nos acordos de cooperação, os direitos de propriedade intelectual, como patentes, e as competências especializadas, como know how, são geralmente aportados pelas partes como recursos para os projetos. Os direitos sobre os resultados - incluindo os eventuais ativos de propriedade industrial que resultem dos esforços de P&D - são partilhados pelos participantes ou consorciados na medida do seu interesse e envolvimento com o empreendimento.

Nos contratos de cooperação tecnológica podemos considerar que os ativos intangíveis são utilizados para conquistar-se uma tecnologia ou uma competência, que é nova para os cooperados envolvidos no projeto. Os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e fornecimento de tecnologia, por sua vez, têm como objeto a exploração econômica de competência ou do direito previamente existente, que é detido pelo licenciante ou cedente da tecnologia.

Contratos envolvendo direitos de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial podem ser explorados pelos seus titulares ou depositantes na forma de contratos de licenciamento, que são celebrados, voluntariamente, com interessados em empregar esses ativos intangíveis no desenvolvimento dos negócios. Esses contratos - que costumam ser denominados conforme o tipo de direito envolvido no negócio - são os contratos de Exploração de Patentes, de Exploração de Desenho Industrial e de Uso de Marca.

Os detentores desses direitos de propriedade industrial também podem ceder a titularidade dos mesmos por meio de contratos de compra e venda, conhecidos como contratos de cessão. Nesse contexto, os direitos de propriedade industrial podem ser explorados como ativos tangíveis - como os bens imóveis - cujo direito de uso pode ser licenciado ou cedido.

Os contratos que amparam os negócios envolvendo direitos de propriedade são elaborados a partir das características específicas dos acordos e da vontade das partes havendo, portanto, muitas possibilidades e diferenças entre o conteúdo dos documentos. Particularmente, em relação aos termos associados exclusivamente aos direitos de propriedade industrial, podemos observar diferenças quanto ao chamado objeto contratual, quanto à abrangência dos direitos conferidos, quanto ao prazo do contrato e quanto à remuneração.

Nos itens que seguem são apresentados os elementos que diferenciam os contratos envolvendo propriedade industrial mencionados. Ao final, também são elaboradas considerações sobre os contratos de cessão desses direitos.

O objeto dos contratos de licenciamento dos direitos de propriedade industrial

O objeto contratual compreende a indicação dos direitos de propriedade industrial que estão sendo licenciados pelo titular, denominado licenciante, para um terceiro interessado em sua exploração, no caso, chamado de licenciado. O objeto desses contratos pode envolver tanto os direitos concedidos pelo INPI quanto as expectativas de direitos de propriedade industrial, que são expressas pelos pedidos de marcas e pelas patentes depositas, em situação de análise.

A especificação dos direitos licenciados pelo titular ocorre com a indicação do número e título dos Pedidos ou das Patentes, das Marcas e dos Desenhos Industriais que são atribuídos pelo INPI. Vale lembrar que apenas os direitos concedidos ou depositados no País são reconhecidos como direitos de propriedade industrial.

É possível celebrar acordos envolvendo combinações entre Direitos de Propriedade Industrial, tecnologia não amparada por Direitos de Propriedade Industrial e Prestação de Serviços Técnicos. Este é o caso, por exemplo, de um contrato cujo objeto é o Licenciamento de Exploração de Patentes, Licença de Uso de Marca e Prestação de Serviços de Assistência Técnica.

A abrangência dos direitos conferidos pelos titulares nos acordos

Os limites ou a abrangência dos direitos conferidos pelo titular a partir da negociação com o licenciado também são explicitados nos contratos de licenciamento de patentes, marcas e desenhos industriais. Esses limites são indicados, por exemplo, pelas cláusulas referentes à exclusividade ou não- exclusividade para exploração ou uso dos direitos especificados nos contratos.

No caso do licenciamento exclusivo, os direitos de propriedade industrial que compõem o objeto do contrato - como marcas, patentes e desenhos industriais - são licenciados em caráter temporário, conforme acordado no contrato, apenas para um licenciado. Nos contratos de licenciamentos não-exclusivos os direitos temporários de exploração podem ser estendidos para dois ou mais licenciados. Há ainda a possibilidade de o titular conceder direito exclusivo de exploração ou uso e abrir mão da sua exploração, o que é chamado de licença solo.

Os contratos também podem indicar de forma mais detalhada os limites dos direitos que compõem o acordo entre o titular e o licenciado. Nesse sentido, podem ser estipulados os direitos e condições para subcontratação ou para o sublicenciamento pelo licenciado. Além disso, os negócios podem envolver limites, em termos de abrangência, do mercado concedido para exploração das patentes, marcas e desenhos industriais.

O prazo de vigência dos contratos de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial são concedidos como direitos temporários, nas condições gerais estipuladas pela Lei 9.279 de 1996, que é a Lei de Propriedade Industrial em vigor no Brasil. O prazo de vigência dos contratos de licenciamento celebrados entre o titular dos direitos e os licenciados é, portanto, limitado pela vigência ou pela validade desses direitos.

No caso das patentes, o prazo é de 20 anos para as chamadas patentes de invenção e 15 anos para os modelos de utilidade, contados a partir do depósito no INPI. Para Registro de Desenho Industrial o prazo máximo é de 25 anos, também contado da data do depósito. Portanto, cláusulas nos contratos de licenciamento, estipulando prazos maiores que a vigência desses direitos podem ser consideradas nulas de pleno direito.

Quanto aos registros de marca, o prazo de vigência é de 10 anos, contados da data da concessão do direito pelo INPI. A vigência das marcas, no entanto, pode ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos, diferentemente dos outros direitos de propriedade industrial. Por essa razão é possível a celebração de contratos de licenciamento de marcas com prazos maiores que os contratos de licenciamento de patentes e desenhos industriais.

A remuneração pelo uso dos direitos de Propriedade Industrial

O pagamento recebido como contraprestação pelo licenciamento dos direitos para exploração de patentes, marcas e desenhos industriais é chamado royalties. Esse pagamento é acordado conforme o interesse das partes, sendo definido com base em valores praticados no mercado e outras variáveis específicas, como setor de atividade a ser explorado, o poder de negociação da partes e a importância relativa da marca para o sucesso dos negócios.

Além do valor dos royalties, os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial explicitam os detalhes relacionados aos pagamentos e obrigações inerentes aos acordos. Entre esses elementos, que compõem as cláusulas de remuneração, podemos destacar a forma e o método de apuração dos valores devidos, o período de apuração e pagamentos e a responsabilidade pelo pagamento dos custos dos tributos e outras despesas.

Existem duas formas básicas para estipular a remuneração nos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, que podem ser combinadas ou mescladas, conforme a vontade das partes. Essas formas básicas são o percentual sobre as vendas dos produtos e serviços associados à tecnologia licenciada e o valor fixo pela exploração dos direitos que são objeto da negociação entre licenciante e licenciado.

Na forma de percentual, o valor total dos royalties depende do preço de venda dos produtos e serviços e da quantidade vendida. Na forma de valor fixo, o valor dos royalties é estabelecido previamente em termos absolutos e não depende das vendas realizadas. É possível atribuir-se ainda um valor fixo de royalties por unidade vendida ou, ainda, percentual incidente sobre o lucro obtido.

A remuneração dos pedidos de Patentes, Marcas e Desenhos Industriais

No Brasil, as patentes, marcas e desenhos industriais constituem-se em direitos de propriedade industrial formais somente a partir da análise e concessão desses direitos pelo INPI. Com isso, durante o período compreendido entre a solicitação e a concessão dos direitos, as patentes, marcas e desenhos industriais não são considerados direitos formalmente constituídos, isto é, são expectativas de direitos de propriedade industrial.

Nesse contexto, ainda que seja possível o licenciamento de pedidos de patentes, marcas e desenhos industriais o reconhecimento do negócio - nos termos acordados entre partes - está condicionado à análise e concessão desses direitos pelo INPI. Com isso, a averbação da remuneração a título de royalties nos contratos envolvendo pedidos de marcas, patentes e desenhos industriais é considerada suspensa até a concessão dos direitos.